會上，專家們就援引加入、優(yōu)先權(quán)恢復(fù)/增加/改正、開放許可、海牙協(xié)定有關(guān)內(nèi)容等議題分別發(fā)表了意見。周美華律師針對專利開放許可、無效程序、海牙協(xié)定、優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)、專利權(quán)評價(jià)報(bào)告、藥品專利期限的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容發(fā)表了看法。現(xiàn)將周美華律師發(fā)言全文整理如下。
周美華在專利審查指南修改座談會上的發(fā)言
各位領(lǐng)導(dǎo)以及同仁大家好：
感謝條法司各位領(lǐng)導(dǎo)給予的機(jī)會，作為專利從業(yè)者，我們非常珍惜這樣的機(jī)會。我今天主要就以下幾個(gè)問題，發(fā)表一點(diǎn)不成熟的意見，供大家參考和討論：
一、關(guān)于專利開放許可
這是一個(gè)非常善意的制度，具有非常好的制度建立目的，即促進(jìn)專利技術(shù)的實(shí)施和運(yùn)用。然而評價(jià)制度的運(yùn)行效果，要看制度的可實(shí)操化程度。
1. 《專利審查指南修改草案》中明確要求，專利權(quán)人在專利開放許可聲明中需要明確專利許可費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式。我們認(rèn)為，鑒于專利技術(shù)很多情況下具有一定的先進(jìn)性，市場往往是滯后的或者變化的，很難通過一成不變的許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來劃定相關(guān)專利技術(shù)的許可條件，而要求明確專利技術(shù)的許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可能并不利于促進(jìn)專利技術(shù)的實(shí)施。因此，《專利審查指南》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中是不是可以用專利許可的相關(guān)條件取代專利許可費(fèi)的支付標(biāo)準(zhǔn)。
2. 《專利審查指南》中只規(guī)定了專利開放許可的聲明和撤回，未規(guī)定專利開放許可中許可費(fèi)的變更。然而，鑒于市場的變化，很多情況下在專利保護(hù)期限內(nèi)，專利許可費(fèi)的支付標(biāo)準(zhǔn)可能需要適應(yīng)市場和技術(shù)的變化，規(guī)定針對開放許可中許可費(fèi)的支付標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間的可變更程序，將有利于專利技術(shù)的實(shí)施。
3. “自愿原則”中規(guī)定了“對于明顯的不合理的許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，專利局有權(quán)要求當(dāng)事人提供相關(guān)證明文件”，對于許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的明顯不合理性的審查缺乏相關(guān)更具體的操作標(biāo)準(zhǔn)，可能容易引發(fā)當(dāng)事人和專利局之間的爭議，是不是可以將許可費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)交給市場，取消這部分的相關(guān)審查。
4. 專利開放許可聲明的法律性質(zhì)，是邀約邀請、邀約還是單方民事法律行為，有待商榷?！秾＠麑彶橹改稀穼Υ瞬]有明確的規(guī)定，但是《專利審查指南》規(guī)定了潛在許可實(shí)施方通過向?qū)＠麢?quán)人發(fā)送書面文件并交納專利許可費(fèi)之后就可以獲得專利實(shí)施許可，專利實(shí)施許可即可生效，這實(shí)際上是將專利開放許可聲明等同于一個(gè)邀約。作為一個(gè)邀約，其權(quán)利義務(wù)需要相對的具體和明確，即對于開放許可聲明提出了更高的要求。然而，《專利審查指南》中要求專利開放許可聲明中應(yīng)該記載的內(nèi)容過于寬泛，可能會引起操作中產(chǎn)生相當(dāng)多的爭議，進(jìn)而影響制度價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。建議是否明確書面合同的正式簽訂作為合同成立以及生效的條件，而開放許可聲明僅僅作為邀約邀請。
二、關(guān)于無效程序
《專利審查指南》第四部分第三章關(guān)于無效請求的審查中，增加了權(quán)屬糾紛的當(dāng)事人參加無效程序的規(guī)定，這是一個(gè)相當(dāng)大的進(jìn)步。長期以來，專利權(quán)屬糾紛導(dǎo)致的包括無效程序在內(nèi)的整體專利程序的中止，造成了專利無效程序的延遲。然而，如果不中止相關(guān)無效程序，則可能造成實(shí)際權(quán)利人喪失加入無效程序發(fā)表意見的機(jī)會。如果在制度上保證在無效程序中可能的實(shí)際權(quán)利人能夠加入并發(fā)表意見，保證實(shí)體權(quán)利，則取消該類糾紛引發(fā)的專利程序中止將成為可能，從而從制度根本上解決問題。然而，《專利審查指南》此次修改，雖然加入了權(quán)屬糾紛的當(dāng)事人參加無效程序的規(guī)定，但是其參加無效程序僅僅限于接受專利局傳送的相關(guān)文件，未規(guī)定可以發(fā)表意見，不能保證實(shí)體權(quán)利；同時(shí)，也未取消因權(quán)屬糾紛引發(fā)的專利無效中止的相關(guān)規(guī)定，從制度的設(shè)計(jì)上來說，雖然保證了權(quán)屬糾紛的當(dāng)事人知情權(quán)，但是并沒有從根本上解決問題。是否可以規(guī)定，權(quán)屬糾紛的當(dāng)事人參加無效程序并賦予發(fā)表意見的機(jī)會，并取消該類糾紛導(dǎo)致的專利無效的中止。當(dāng)然，該種規(guī)定還存在一些其他的問題有待解決，該類糾紛的當(dāng)事人是否有權(quán)利針對無效決定提起行政訴訟的問題就是其中之一。
《專利審查指南》中刪除了因其他財(cái)產(chǎn)性糾紛進(jìn)行的保全對于無效程序中止的相關(guān)規(guī)定，但是并未有相關(guān)配套的解決方案，也不知緣由，存在不合理之處，建議保留。
三、關(guān)于海牙協(xié)定
《專利法》以及《專利法實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》以及《專利審查指南修改草案》關(guān)于外觀設(shè)計(jì)的相關(guān)修改中，基本上涉及了外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)時(shí)間、局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)、外觀設(shè)計(jì)局部優(yōu)先權(quán)、延遲審查、外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)等等，已經(jīng)為加入海牙協(xié)定做好了準(zhǔn)備。一個(gè)小的問題是，在發(fā)明和實(shí)用新型中的附圖作為外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)時(shí)，或者整體外觀設(shè)計(jì)作為局部外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)時(shí)，關(guān)于相同主題的認(rèn)定，需要進(jìn)一步解釋和說明。
四、關(guān)于優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)
《專利審查指南》第三部分第二章第5.3關(guān)于優(yōu)先權(quán)的審查中，提到在特定時(shí)間內(nèi)，“申請人有正當(dāng)理由的”可以申請優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)，但是并未規(guī)定什么理由是正當(dāng)理由，是否參考PCT條約的相關(guān)規(guī)定也未明確，建議明確。
五、關(guān)于《專利權(quán)評價(jià)報(bào)告》
《專利權(quán)評價(jià)報(bào)告》的申請主體指南中規(guī)定了包括“潛在的被控侵權(quán)方”，且根據(jù)專利審查指南對于潛在的被控侵權(quán)方的解釋，任何存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一方都可以作為潛在侵權(quán)方。根據(jù)該種設(shè)定，幾乎所有人都可以成為專利權(quán)評價(jià)報(bào)告的申請主體。但是，我們認(rèn)為，這種情況下可能會造成不好的影響，原因在于《專利權(quán)評價(jià)報(bào)告》雖然不代表專利權(quán)的最終法律狀態(tài)，但是一個(gè)專利穩(wěn)定性較差的評價(jià)報(bào)告可能會對專利權(quán)人產(chǎn)生不良的社會評價(jià)。因此，應(yīng)該將評價(jià)報(bào)告的申請人限制在合理的范圍內(nèi)，建議限制為訴訟程序中的被控侵權(quán)方或受到例如律師函這種明確的侵權(quán)指控的一方。并且，鑒于專利穩(wěn)定性較差的評價(jià)報(bào)告可能會對專利權(quán)人產(chǎn)生不良的社會評價(jià)，因此，建議在評價(jià)報(bào)告的申請人不是專利權(quán)人的情況下，對于這類評價(jià)報(bào)告在做出之前需要給專利權(quán)人陳述意見的機(jī)會。
六、藥品專利期限的補(bǔ)償
《專利審查指南》第五部分第九章第3.4節(jié)關(guān)于專利期限補(bǔ)償適用范圍中，規(guī)定了對于改良型新藥，僅僅特定類型的改良型新藥適用于專利期限補(bǔ)償。我們認(rèn)為，在國家藥監(jiān)局關(guān)于發(fā)布化學(xué)藥品注冊分類及申報(bào)資料要求的通告（2020年第44號）中，對于2類改良型新藥的規(guī)定如下：“2類：境內(nèi)外均未上市的改良型新藥。指在已知活性成份的基礎(chǔ)上，對其結(jié)構(gòu)、劑型、處方工藝、給藥途徑、適應(yīng)癥等進(jìn)行優(yōu)化，應(yīng)比改良前具有明顯臨床優(yōu)勢?！?/p>
從藥監(jiān)局的規(guī)定可以看出，不管何種類型的改良型新藥均需要通過臨床試驗(yàn)證明其臨床優(yōu)勢才滿足申報(bào)要求，未納入考慮補(bǔ)償?shù)钠渌愋偷母牧夹托滤?，如光學(xué)異構(gòu)體，改變劑型、給藥途徑，復(fù)方等，其臨床試驗(yàn)周期、新藥審評審批占用時(shí)間并不短于征求意見稿所納入進(jìn)來的類別。
《專利法》第四十二條規(guī)定：“為補(bǔ)償新藥上市審評審批占用的時(shí)間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求給予專利權(quán)期限補(bǔ)償?！薄秾＠ā妨⒎康氖菫榱搜a(bǔ)償新藥上市審評審批占用的時(shí)間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利給予專利權(quán)期限補(bǔ)償。既然各類型改良型新藥均要求具有明顯臨床優(yōu)勢且新藥審評審批占用時(shí)間均差不多，因此，我們建議改良型新藥不應(yīng)當(dāng)選擇性的給與補(bǔ)償，而是所有類型的改良型新藥均應(yīng)當(dāng)給予專利權(quán)期限補(bǔ)償。
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