發(fā)明必須具備“新穎性”，這在幾乎所有國家的專利制度中都是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)。因為通常情況下我們難以直接證明一個技術(shù)是新的，所以各國專利制度均轉(zhuǎn)向要求新發(fā)明不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的一部分。在這一“不構(gòu)成”的認(rèn)定過程中，除了對有效現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定和發(fā)明申請的解釋之外，最重要的環(huán)節(jié)就是圍繞“是否相同”的比對。

　　由于此前已略有提及“現(xiàn)有技術(shù)”，本期我們主要圍繞日本，對該國的新穎性認(rèn)定原則進(jìn)行簡單介紹。

　　01 日本新穎性的法律基礎(chǔ)

　　日本對新穎性的定義主要基于第二十九條，原文如下圖。該條法案被認(rèn)為提出了授予專利的條件，包括實用性（“工業(yè)上可利用”）、新穎性（列舉現(xiàn)有技術(shù)情形）、創(chuàng)造性（基于現(xiàn)有技術(shù)容易實現(xiàn)的不可專利）。

　　到了具體的新穎性審查，日本專利審查指南指出，“在存在不同點(diǎn)的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明具有新穎性；在沒有不同點(diǎn)的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明不具有新穎性”。

　　02 沒有明文提出，實務(wù)中也遵循「実質(zhì)同一」破壞新穎性

　　日本沒有將“實質(zhì)相同”原則落在專利法的明文中，但實際上，日本在專利實務(wù)中也關(guān)注實質(zhì)相同「実質(zhì)同一」：一方面，基于公知常識和慣用技術(shù)附加、去除、轉(zhuǎn)換，視為實質(zhì)相同，另一方面，對中國審查指南強(qiáng)調(diào)的“相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果”，也有隱含的考量。

　　比如，知識產(chǎn)權(quán)法庭判例平成29年（行ケ）第10167號〔積層膜案〕中，專利人主張專利薄膜相比對比文件，印刷層雖然使用與專利相似的原料，但厚度設(shè)計不同，能夠帶來更好的耐藥性、吸水率等效果。然而法庭認(rèn)為，不同厚度只是為了得到特定成型性、機(jī)械強(qiáng)度使用的“具體手段上的微小差別”，也“沒有其他不一樣的新的技術(shù)效果”，因此對應(yīng)的權(quán)利要求與對比文件是同一的。

　　注：日本知識產(chǎn)權(quán)法庭「知的財産高等裁判所」，主要管轄日本國知局行政訴訟一審和技術(shù)復(fù)雜類案件二審。在日本，所有技術(shù)復(fù)雜類侵權(quán)案件一審均由東京、大阪法庭集中管轄。

　　這種“同一”也與表現(xiàn)形式無關(guān)。比如專利所申請的結(jié)構(gòu)已經(jīng)有現(xiàn)實實物，同樣要認(rèn)定沒有新穎性。（參考 最三小判昭和31?4?24裁判集民事21號853頁）

　　其他比如“單獨(dú)對比”（《審查指南》第III部第2章第1節(jié)2）、下位概念公開影響上位概念新穎性（《審查指南》第III部第2章第3節(jié)3.2）等原則與中國一致。

　　03 日本同一發(fā)明人的先后兩份相同申請不算抵觸申請

　　日本“抵觸申請”叫「拡大先願」（所謂“先愿”即“申請”），也被稱為「準(zhǔn)公知」，或「公知の擬制」，主要由《專利法》第二十九條第二款描述。

　　昭和三十四年版專利法第三十九條中，日本在后申請只與已經(jīng)公開的在先申請做對比，只要內(nèi)容不一樣就可能獲得專利，可能造成二次授權(quán)，于是在昭和四十五年進(jìn)行了改正（參考特許庁『特許法』的注釋本），相當(dāng)于擴(kuò)大了「先願」（先申請，專利法第三十九條）對比的范圍，同時擴(kuò)大相對于第二十九條第一款規(guī)定的「公知」的定義范圍，也相當(dāng)于擬定了新的「公知」范圍。

　　特別要注意，由于以上歷史原因，日本的“抵觸申請”條款不包含同一申請人或同一發(fā)明人的情形，所謂“相同”指代發(fā)明人完全相同或申請人完全相同。如果在先在后提交的兩份相同的申請的發(fā)明人全部相同或申請人全部相同，日本專利局不依據(jù)“擴(kuò)大先愿”駁回，轉(zhuǎn)而依據(jù)第三十九條「先願」的先申請制度，基于在后申請沒有「新規(guī)性」駁回。駁回的結(jié)果一樣，只是依據(jù)不同。中國則沒有這一例外。

　　可以看出，在日本專利角度，上述二十九條第二款，由于涉及公知、先申請制度、新穎性，與第二十九條第一款新穎性條款、第三十九條新申請條款形成互補(bǔ)。這里不妨進(jìn)行簡單對比——

　　附：各國對“新穎性”的定義（亞洲篇）